很多商標交易過程中犯下的低級錯誤，比較容易通過盡職調(diào)查來解決，以避免出現(xiàn)令人遺憾甚至追悔不及的結(jié)果，或盡量減少疏忽所帶來的影響。

  商標轉(zhuǎn)讓、許可等交易看起來是非常簡單的事情，然而，里面的問題還是很多。即使像蘋果公司這樣的明星企業(yè)，不也曾經(jīng)栽進了iPad商標轉(zhuǎn)讓的漩渦里。還好，很多商標交易過程中犯下的低級錯誤，比較容易通過盡職調(diào)查（Due Diligence）來解決。

  作為知識產(chǎn)權(quán)交易的重要組成部分，商標的交易形態(tài)比較豐富，除了商標轉(zhuǎn)讓、許可、質(zhì)押以外，在企業(yè)并購、OEM/ODM、合資合作、特許經(jīng)營等商業(yè)活動中，都可能存在商標的交易行為。不同的商標交易形式自有其不同的風(fēng)險問題，但也具有一些共同之處。這里僅從風(fēng)險調(diào)查的角度，列舉一些商標交易中可能存在的常見風(fēng)險，以提醒企業(yè)預(yù)防出現(xiàn)令人遺憾甚至追悔不及的結(jié)果，或盡量減少疏忽所帶來的影響。

  1.商標是否已經(jīng)核準注冊

  如果交易的商標根本沒有注冊，或者在到期時沒有及時續(xù)展注冊，或者已經(jīng)被依法撤銷或無效，則沒有法律上的商標專有權(quán)可言，任何人都有機會使用該商標，甚至?xí)凰俗?，從而妨礙自己從商標交易中獲得的所有權(quán)或使用權(quán)等權(quán)利。當(dāng)然，假設(shè)未注冊或未續(xù)展注冊的商標是馳名商標或知名商品的特有名稱、外觀（包裝、裝潢），還是可以享受《商標法》或《反不正當(dāng)競爭法》的保護，不過，要主張馳名商標或知名商品的特有名稱或外觀，并不是一件容易的事情。

  2.商標是否尚在申請注冊中

  這是前一問題的延續(xù)。有些情況下，商標雖然沒有核準注冊，但可能已經(jīng)正式提出注冊申請。不過，這樣的商標有可能因為缺乏顯著性、侵犯在先權(quán)利等法律障礙，最終沒有獲得核準注冊。值得注意的是，在再審申請人泰盛公司與被申請人業(yè)宏達公司等商標許可使用合同糾紛案【（2012)民申字第1501號】中，最高人民法院認為，法律法規(guī)對許可他人使用尚未獲得注冊的商標未作禁止性規(guī)定，商標許可合同當(dāng)事人對商標應(yīng)該獲得注冊亦未有特別約定，一方以許可使用的商標未獲得注冊構(gòu)成欺詐為由主張許可合同無效的，不予支持。事實上，目前許多法院已經(jīng)承認未注冊商標可以轉(zhuǎn)讓、許可，但如此一來，受讓人和被許可人的法律和商業(yè)風(fēng)險就極其巨大，因此，一定要查清楚對方的商標注冊情況，當(dāng)然在簽約時也要明確，交易商標必須是有效的注冊商標。因為即使商標最終獲得核準注冊，但從商標提出申請到商標核準注冊的過程中，有可能發(fā)商標異議，讓你疲于奔命。

  3.對方是否有權(quán)處置商標權(quán)

  查明商標注冊的真實性后，還要了解與你交易的人是否有權(quán)利處置這個注冊商標，他是不是這個注冊商標的權(quán)利人（注冊人或所有人），或者經(jīng)過權(quán)利人特別授權(quán)的代理人，或者允許轉(zhuǎn)授權(quán)的被許可人。如果商標是共有的，他是否經(jīng)過共有人的同意呢？你可以通過查驗商標注冊證書、商標轉(zhuǎn)讓合同、交易授權(quán)書，或者查詢商標公告、中國商標網(wǎng)，來了解交易商標的真正權(quán)利人是誰，目前誰有權(quán)利將商標轉(zhuǎn)讓、許可或質(zhì)押等。

  4.商標注冊在何地有效

  商標權(quán)的效力具有地域性，在中國注冊的商標只在中國境內(nèi)有效，在法國注冊的商標只在法國境內(nèi)有效。如想取得中國境內(nèi)的商標所有權(quán)或使用權(quán)，那么你必須確認這個商標已經(jīng)在中國核準注冊。如果你想使用這個商標在中國制造商品，同時還要出口到歐洲，那么，這個商標除了在中國需要注冊外，還需要在歐洲有關(guān)國家也取得商標注冊，否則在出口時有可能遇到商標侵權(quán)的麻煩。

  5.商標注冊何時到期

  商標注冊皆有期限，我國商標法上的有效期為10年，不過，期滿可以續(xù)展注冊。關(guān)鍵的問題是，如果商標注冊已經(jīng)快要到期了，相關(guān)交易方要督促商標注冊人去完成續(xù)展手續(xù)。特別是在轉(zhuǎn)讓前（轉(zhuǎn)讓后續(xù)展就是受讓人自己的事情了），或者在許可、質(zhì)押期間，更要確保商標注冊人的續(xù)展注冊，以免損害自己的商業(yè)權(quán)益。

  6.交易的商標是否與核準注冊的商標一致

  對方商標雖然核準注冊了，但拿來交易的商標是否與核準注冊的商標一致呢？根據(jù)《商標法》第56條，“注冊商標的專用權(quán)，以核準注冊的商標和核定使用的商品為限?！迸c注冊商標不一致的（特別是差異較大的）商標，可能無法享有商標專用權(quán)。買來使用不小心標示注冊標記的話，還可能構(gòu)成自行改變注冊商標或冒充注冊商標的違法行為。

  7.商標指定使用的商品或服務(wù)項目有哪些？

  注冊商標的專用權(quán)以核定使用的商品或服務(wù)為限。要查明權(quán)利人是否超出核定使用的范圍，發(fā)放許可或從事轉(zhuǎn)讓，因為這可能引發(fā)商標侵權(quán)等問題，假如別人已經(jīng)在權(quán)利人超出核定使用范圍的那些商品或服務(wù)上注冊了相同或近似的商標。另外，也要查核自己需要使用的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)范圍，是否與對方商標注冊所指定的商品或服務(wù)項目一致，檢查對方商標注冊與自己業(yè)務(wù)的契合度，也是非常重要的調(diào)查內(nèi)容。

  8.商標的版權(quán)在誰手中

  目前，商標的構(gòu)成要素比較豐富，包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標志、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合。其中的圖形、三維標志、聲音以及文字（如廣告語），均有可能滿足作品的獨創(chuàng)性要求，而享有著作權(quán)的保護。但是，這些商標的著作權(quán)未必就在商標權(quán)人手中。比如，根據(jù)著作權(quán)法的規(guī)定，委托他人創(chuàng)作的作品，在未有約定的情形下，其著作權(quán)歸屬于創(chuàng)作人。因此，如果商標權(quán)人的商標是委托他人創(chuàng)作的，在沒有約定權(quán)屬的情形下，該商標即使享有著作權(quán)，那也是“別人家”的著作權(quán)，雖然商標權(quán)人可以根據(jù)委托創(chuàng)作的目的，繼續(xù)合法使用其商標，但畢竟權(quán)利不圓滿而生事端。

  9.商標注冊是否滿足授權(quán)條件

  商標注冊需要滿足顯著性、非功能性，以及不屬于禁用標志、不侵犯他人權(quán)利等一系列授權(quán)條件，因此，要對交易的商標進行評估，以免將來商標因為違反法律規(guī)定，或者侵害他人權(quán)利而被宣告無效。比如，商標的顯著性較弱對于商標保護的影響十分巨大，顯著性較弱的商標容易被他人（包括競爭對手）合理使用，而難以阻止?？梢?，商標的顯著性強弱對于商標的保護范圍或獨占范圍影響甚大。

  10.商標是否變成通用名稱

  根據(jù)2013年新《商標法》第49條第2款，注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱的，任何單位或者個人均可以向商標局申請撤銷該注冊商標。事實上，像Escalator（自動扶梯）、Thermos（熱水瓶）、Aspirin（阿司匹林）、Nylon（尼龍），原本都是著名企業(yè)的注冊商標，后來都成為了相關(guān)產(chǎn)品的通用名稱。在我國，“優(yōu)盤”（U盤）、“雪花”（面粉）等商標，都被商評委或人民法院認定為通用名稱，喪失了專用權(quán)。

  11.是否存在相同或近似的商標

  如果你通過商標轉(zhuǎn)讓、企業(yè)并購等方式收購對方商標的所有權(quán)，為了避免將來存在相關(guān)商業(yè)標志導(dǎo)致市場混淆，甚至違反法律強制性規(guī)定，需要審核對方是否存在與交易商標有近似等關(guān)系的商業(yè)標志，并進一步考慮是不是需要把這些相關(guān)的防御商標、聯(lián)合商標等商業(yè)標志都一并移轉(zhuǎn)過來。

  根據(jù)《商標法》第42條第2款的規(guī)定，“轉(zhuǎn)讓注冊商標的，商標注冊人對其在同一種商品上注冊的近似的商標，或者在類似商品上注冊的相同或者近似的商標，應(yīng)當(dāng)一并轉(zhuǎn)讓?！痹摋l第3款規(guī)定：“對容易導(dǎo)致混淆或者有其他不良影響的轉(zhuǎn)讓，商標局不予核準，書面通知申請人并說明理由?！笨梢?，與交易商標在相同或類似商品上注冊的近似商標，以及在類似商品上注冊的相同商標，應(yīng)當(dāng)一并轉(zhuǎn)讓。這是商標法上的強制性要求，否則轉(zhuǎn)讓要遇到法律障礙。

  12.是否容忍跨類注冊的相同或近似商標

  與交易商標在不相同或不相類似商品上注冊的相同或近似商標，商標法并未要求必須一并轉(zhuǎn)讓，但是，從商業(yè)謹慎的角度考慮，還是要評估哪些類別的相同或近似商標，應(yīng)當(dāng)一并收購過來，避免將來業(yè)務(wù)混淆。比如，權(quán)利人有一枚商標分別注冊在第12類汽車和28類玩具上，最好在收購汽車上的商標時將玩具上的商標一并收購過來，不要在收購之后分屬兩家，否則將來玩具汽車要與你的真正汽車在商標使用上發(fā)生沖突。

  13.是否存在與交易商標相同的商號或域名

  為了有效保護商標，有的企業(yè)不僅注冊了防御商標和聯(lián)合商標，還把商標與商號（企業(yè)名稱）、域名保持了一致。雖然你把商標買過來了，但人家還保留了與商標相同的字號或域名，則需要考慮這是你可以接受的結(jié)果嗎？如果上海米其玩具有限公司將“米其”玩具商標賣給了你，但對方在商標出售后仍然叫做米其玩具公司，終究是一個埋伏的炸彈。想象一下，如果對方還在做玩具，雖然用不了“米其”商標，但在玩具商品或其包裝上仍然醒目地打上“米其玩具公司”，消費者會分得很清楚嗎？

  14.商標是否存在質(zhì)押等限制

  假設(shè)一個注冊商標已經(jīng)質(zhì)押了再轉(zhuǎn)讓給你，顯然這不是一件好事情。因為一旦該商標所擔(dān)保的債務(wù)不能清償，質(zhì)押權(quán)人（債權(quán)人）有權(quán)以該商標專用權(quán)折價，或者以拍賣、變賣該商標專用權(quán)的價款優(yōu)先受償。結(jié)果，你花錢買來的商標最終會飛到別人的懷抱。

  15.商標是否存在許可的約束

  除了商標權(quán)質(zhì)押外，存在商標之上的約束還有已有的許可協(xié)議，尤其是獨占許可。根據(jù)獨占許可的特點，除了被許可人以外，商標權(quán)利人不得向第三方發(fā)放許可，也不能自己使用該商標。如果已經(jīng)存在獨占許可的情形，則不允許你再去向權(quán)利人獲得第二個商標許可，否則得到的也是不穩(wěn)定的許可，享有獨占許可的被許可人很快就會前來干涉。如果受讓的商標已經(jīng)對外發(fā)放過許可，根據(jù)“買賣不破租賃”的類似規(guī)則，受讓人仍然要受到前手許可的拘束，甚至可能出現(xiàn)受讓人雖然享有所有權(quán)，卻無法使用的情形（如第三人享有獨占許可）。

  16.商標是否存在爭議

  交易的商標是否存在諸如權(quán)屬爭議、撤銷注冊或宣告無效等爭議？如果存在這些爭議，對方將來完全可能失去對交易商標的所有權(quán)，甚至交易商標的注冊都因撤銷或無效而不復(fù)存在。值得注意的是，在一些商標合同糾紛案件中，如果沒有明確約定，雖然商標注冊人未披露商標爭議事實，他也不需承擔(dān)違約責(zé)任。

  在上海銀貽申公司訴四川五郎酒廠等商標權(quán)轉(zhuǎn)讓合同一案【（上海市第一中級人民法院(2009)滬一中民五(知)初字第177號】中，雙方當(dāng)事人的《商標轉(zhuǎn)讓合同》簽訂后，在被核準轉(zhuǎn)讓之前，商評委作出了“爭議商標（即轉(zhuǎn)讓合同所交易商標）予以撤銷”的裁定，從而致使“藏漢糊涂ZANG HAN HU TU”商標不可能再被核準轉(zhuǎn)讓給商標受讓方上海銀貽申公司（原告），上海銀貽申公司遂基于合同目的不能實現(xiàn)等理由提出解除合同、返還轉(zhuǎn)讓款，并得到法院支持。但是，雙方合同還約定：“在本合同簽訂之前，如果該商標存在許可、質(zhì)押、合作等情形，甲方（商標轉(zhuǎn)讓方）必須向乙方（商標受讓方）告知，不得隱瞞”。商標受讓方上海銀貽申公司據(jù)此指控商標轉(zhuǎn)讓方四川五郎酒廠，在簽約時隱瞞了商標存在爭議這一事實，故還主張商標轉(zhuǎn)讓方（被告四川五郎酒廠）應(yīng)向其支付5萬元違約金。

  但法院認為：

  （1）所謂“隱瞞”應(yīng)當(dāng)是針對原告本不知道且合同相對方若不告知則不一定能從其他途徑獲知之情形。

  （2）商標爭議這一法律狀態(tài)并不當(dāng)然導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓不能，且不屬于被告四川五郎酒廠能夠控制的事由。

  因此，原告上海銀貽申公司有關(guān)被告四川五郎酒廠隱瞞了商標存在爭議這一事實系違約行為之主張不能成立，最后，法院對上海銀貽申公司要求支付違約金的主張不予支持。

  最后要說明的是，做商標交易的盡職調(diào)查時，最基本的功課就是查詢作為交易標的的商標信息。不過，查詢商標信息，要多換幾個角度，才不會顧此失彼。

  （1）要針對交易商標本身進行查詢。即將交易的商標標識本身作為檢索項，檢索該商標標識的注冊狀況。通過此項檢索可以了解該交易商標是否有效，是否屬于轉(zhuǎn)讓人或許可人，是否有與之相同或近似的商標由轉(zhuǎn)讓人或許可人之外的第三人注冊，以及在哪些類別或商品上進行了注冊等。

  （2）要針對商標的權(quán)利人進行查詢。即以權(quán)利人名稱作為檢索項，檢索該權(quán)利人名義下申請注冊了多少件商標標識，以及這些商標的分布類別及指定商品或服務(wù)范圍。通過此項檢索，可以了解權(quán)利人是否存在與交易商標近似的商標申請或注冊等信息。

  （3）要針對實際使用情況進行查詢。不僅要對權(quán)利人列在交易清單上的商標進行檢索，還要檢查其實際投入使用的那些標識是否都在交易清單上，以及這些實際使用的商標是否歸屬于權(quán)利人。如果權(quán)利人在轉(zhuǎn)讓或許可協(xié)議或者并購協(xié)議中，只是籠統(tǒng)地說將“某某產(chǎn)品”上所有的商標，或者將其擁有的所有商標，都轉(zhuǎn)讓或許可給你使用時，而沒有具體的商標清單時，更要針對其商標實際使用情況進行針對性的查詢。因為它所謂的“所有商標”可能連一件商標也沒有，真相可能是它實際使用的“所有商標”都是買來的商標許可，要小心這樣的騙局或圈套。

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